<acronym id="sbc5q"><em id="sbc5q"></em></acronym><var id="sbc5q"><output id="sbc5q"><form id="sbc5q"></form></output></var>
    <var id="sbc5q"></var>
    <var id="sbc5q"></var>

    <sub id="sbc5q"><strong id="sbc5q"></strong></sub>

    <var id="sbc5q"><sup id="sbc5q"></sup></var>
    
    

    <thead id="sbc5q"><ruby id="sbc5q"><kbd id="sbc5q"></kbd></ruby></thead>
    您所在位置: 首頁 > 獲獎論文

    同種商品相同商標的涉外定牌加工未必構成商標侵權——結合第三次商標法修改探討相關案例

    2014-10-27    作者:廣東三環匯華律師事務所 程躍華、郭俊艷    瀏覽數:10,134

    本文榮獲二〇一三年度理論成果獎二等獎

    一、案情簡介:

    原告江××訴稱長林公司生產帶有“SIRO”標識的金屬拉手和金屬掛鉤的行為侵犯其于20081128日被核準注冊的第5040205號 “SIRO”注冊商標專用權。在提起商標侵權訴訟前已向工商行政部門投訴和公安部門報案,當地工商行政部門已于2012210日對長林公司進行行政查處,公安部門未繼續介入偵查。長林公司后與工商部門在行政訴訟中達成諒解而撤訴。

    原、被告雙方還提供了證據,用以支持以下事實:

    1、長林公司從20031128日起就接受奧地利SIRO的授權生產帶有“SIRO”標識的金屬拉手和金屬掛鉤,奧地利SIRO公司在包括奧地利在內的多個國家合法擁有涉案產品同類別的“SIRO”注冊商標,且長林公司生產帶有“SIRO”標識的金屬拉手和金屬掛鉤全部經海關出口至奧地利,因此屬于合法授權且在先使用的涉外定牌加工;

    2、江××在工商局稱“自注冊該SIRO商標以來,未曾轉讓該商標,未曾授權任何單位或個人使用該商標,也未曾委托任何單位或個人生產標有該商標的商品”,在開庭時,江××的代理人未提供任何江××在注冊商標后的生產、銷售的憑證;

    3、江××作為法定代表人的企業是奧地利SIRO公司在2005年期間受托加工企業之一,江××未經奧地利SIRO公司授權或同意,于2005125日申請注冊了“SIRO”注冊商標;本案發生前后,奧地利SIRO公司以江××違反商標法第十五條等為由已向商標總局提起商標爭議申請;

    4、江××的第5040205號 “SIRO”注冊商標雖然于20081128日被核準注冊,但在其核準注冊前案外人已對該注冊商標提出異議,而異議的裁定結果在2011420日才予公告;但工商局的行政查處既涉及20081128日至2011420日之間的行為,也涉及2011420日之后的行為,且未作區分。

    二、一審法院的認定和判決:

    一審法院經審理認為,江××申請的“SIRO”商標已經國家商標局核準,依法享有商標專用權。現有法律法規對注冊商標爭議的處理明確規定了行政處理的前置程序,江××注冊的“SIRO”商標是否違反《商標法》第十五條的規定,不屬于人民法院本案的審理范圍。一審法院明確認定本案屬于涉外定牌加工行為,但以《商標法》第五十二條第()項規定、結合《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條“商標相同”的定義規定,認定在相同商標上使用與其注冊商標相同的商標侵權行為時,不需要考慮混淆因素,只需要考慮是否構成正當合理使用。從本案來講,未經江××許可的涉外定牌加工,構成了商標侵權;在江××申請商標之前的在先使用未注冊的“SIRO”商標標識的行為并不當然產生受法律保護的在先權利,且認為根據《商標法》第三十一條、第四十一條第二款規定,未注冊商標在先使用的保護應適用行政撤銷程序解決。一審法院還錯誤地理解《商標法實施條例》第二十三條第三款的規定,認定江××的注冊商標專用權應自20081128日計算,長林公司的損害賠償應當從該日起計算。一審法院并未查明,江××在商標注冊后是否有實際生產、銷售使用涉案注冊商標的產品;鑒于江××在本次訴訟中僅提出損害賠償,未提出停止侵權的訴訟請求,一審法院判決酌定長林公司賠償若干。

    三、涉外定牌加工案件的審判實踐

    定牌加工,英文簡稱OEM(Original Equipment Manufacture),字面意思是“原始設備制造者”、也稱“原產地委托加工”,是指加工方根據合同約定,為定作方加工使用特定商標或品牌的商品,并將該商品交付給定作方,定作方根據約定向加工方支付加工費的貿易方式。我國又稱貼牌加工1。涉外定牌加工是OEM的一種,是指境外委托方提供商標,委托我國境內加工方加工產品并將商標印刷在加工產品上,并將加工產品全部交給委托方境外銷售,委托方向境內加工方支付加工費的貿易方式。

    關于涉外定牌加工是否構成商標侵權,法律和司法解釋均未明確規定,各地法院的司法判例也是觀點迥異。

    “美國耐克國際有限公司訴浙江省嘉興市銀興制衣廠等商標侵權糾紛案”[①] 、“寧波保稅區瑞寶國際貿易有限公司與慈溪市永勝軸承有限公司商標侵權糾紛案”[②] 、“佛山泓信貿易有限公司訴廣州海關行政處罰案”[③] ,法院均認定涉外定牌加工方構成侵權。而與此同時,“上海申達音響電子有限公司訴被告玖麗得電子(上海)有限公司商標侵權案” [④]、“無錫艾弗國際貿易有限公司訴(香港)鱷魚恤有限公司確認不侵犯商標權案”[⑤] 則均認定不構成侵權。2011年底,廣東省高級人民法院就“鱷魚恤有限公司訴臺山利富服裝有限公司商標侵權案” [⑥]作出了終審判決,撤銷了一審法院認定構成商標侵權的判決,改判駁回鱷魚恤有限公司的全部訴訟請求。該案被評為2011年度廣東省十大知識產權案例。

    從這些判決構成侵權的判例中,認定加工方侵權的理由十分清晰,商標權人核定使用商品上的注冊商標專用權受法律保護,根據我國《商標法》第五十二條第(一)項的規定,未經商標權人許可,在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者近似商標,即屬于侵犯注冊商標專用權的行為;商標權具有地域性,委托人盡管在其本國享有商標權,但卻沒有在中國注冊,在中國不享有商標專用權。 

    而認定不構成商標侵權上海浦東法院的觀點則認為2,涉及定牌加工行為涉嫌侵犯國內商標權的問題實為合同侵犯第三方權益的問題,對于加工方而言,貼附商標并不能額外賺取更多的利益,其賺取的僅是勞務或原材料的對價,加工方系從行為,依附于委托方產生。隱含的意思則是境內加工方的生產行為非商標法意義上的使用行為。加工方應負商標審查義務,其行為是否要承擔責任基于其在接受委托的過程中是否有過錯,是否履行了審查委托方提供的商標是否真實有效的義務。涉外定牌加工沒有給境內商標權人帶來混淆的損害后果,其認為商品來源的混淆是判斷商標侵權的一個重要因素,而涉案產品全部發往國外,產品不在中國銷售,不會造成國內相關公眾的混淆、誤認。

    而廣東高院在“鱷魚恤”案件中,明確指出,對涉外定牌加工,不應一概認定為侵權或不侵權,而是要考慮個案的具體情況加以分析,即采用區別案件的具體情況以處理的觀點。審理該案的廣東省高院知識產權庭岳利浩審判長認為,在處理具體案件時,應當考慮個案以下幾個方面的因素:一是商品或服務的類別和近似程度;二是國內加工方對國外定牌加工委托方的商標等相關情況是否盡到合理審查義務;三是加工的產品是否全部出口交付給境外的委托方,不在中國境內銷售;四是加工方是否有逃避法律責任的情況3

    北京高級人民法院的觀點則耐人尋味。北京高院于2004218日頒布的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》(京高法發[2004]48)13條中對“受境外商標權人委托定牌加工的商品僅用于出口,其商標與權利人的注冊商標相同或者近似”的行為明確規定“造成相關公眾的混淆、誤認是構成侵犯注冊商標專用權的前提。定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托,并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售,不可能造成相關公眾的混淆、誤認,不應當認定構成侵權。”但在2006年,該院在頒布新的《解答》(京高法發[200668)中修訂了自己的觀點,為承攬人設定了是否侵權的注意義務,違反義務的將承擔共同侵權責任,只有在不知道是否侵權且提供委托人和商標權利證明的,才免除賠償責任。

    通過以上的梳理,無法明確得出本案中同種產品相同商標案件如何判決的啟示;無法判斷一審法院判決不當之處。并且,如若按照廣東高院的觀點,個案的第一個要考慮的因素恰恰不同,盡管加工方已盡到商標審查義務、產品全部出口、不存在逃避監管等情節,本案似乎也難以下判。

    四、結合商標法第三次修正版對本案進行論述

    2013年8月,我國《商標法》第三次修正案正式頒布,并將于明年51日起實施,該修正案中不少規定對近年來學界和實務界的爭議進行了很好的揚棄,對以本案為代表的涉外定牌加工的法律適用具有很好的借鑒意義。

    1、修正案將誠實信用原則明確規定為申請注冊和使用商標的原則。

    修正案第七條第1款規定“申請注冊和使用商標,應當遵循誠實信用原則。”誠實信用原則是我國民法的基本原則,被譽為“帝王條款”;實際應用中,往往用來作為法律解釋的依據和具體法律規定不明時的具體補充。“法院解釋法律或補充漏洞時,隱約之間,必以誠信原則善加闡釋,推陳出新,俾法律之適用臻于妥適合理”4

    本案例中,基于江××系中國公民,且其擔任法定代表人的企業曾接受奧利地“SIRO”公司的委托為其加工涉案產品;根據修正案第十五條第2款的規定,“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似,申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在,該他人提出異議的,不予注冊”,因此,只要奧利地SIRO公司根據修正案第三十三條規定在異議期內提出異議或者根據第四十五條提出無效宣告,江××的商標顯然應當不予注冊或被宣告無效。

    而人民法院在審理本案例過程中,也可以依據長林公司在江××注冊“SIRO”商標之前雙方均曾接受過SIRO公司的委托,加工標示該商標產品的事實,以及江××注冊“SIRO”商標之后并無實際使用僅用來作為高價轉讓或許可籌碼的事實,直接得出江××商標注冊行為違反誠實信用原則,不待該商標被撤銷,徑行判決長林公司不構成侵權,無需承擔損害賠償責任;從另一方面來說,長林公司基于與奧利地SIRO公司長期合作和雙方的互信,在江××未注冊商標以前,其委托加工合同受法律保護,而在江××搶注了“SIRO”商標后,雙方卻不能合作了,明顯損害了雙方的互信,損害了雙方的利益,江××的行為不應獲得支持。這樣,可以避免出現孟德期鳩時代“自動售貨機”型法官一樣僵化、機械化套用法條,武斷地將涉外定牌加工環節中類似本案例中的相同商標標注一律作為商標侵權行為的后果。

    2、修正案第四十八條規定了“商標的使用”的概念。

    修正案第四十八條規定“本法所稱商標的使用,是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,用于識別商品來源的行為”,其將目前實施條例第三條的規定直接寫入商標法中,并加上“用于識別商品來源的行為”的后綴。

    現行商標法未指出商標法上的商標使用必須是商業活動中的使用,加之商標法第五十二條將未經許可使用、銷售、制造商標標識等并列為侵犯商標權的行為,導致實際當中對商標使用的機械理解,即將商標標貼附于商品或其包裝、容器,就是商標法上的商標使用,就構成侵權,至于該商品是否用于銷售,在所不問。直接導致了涉外定牌加工的商標與國內商標相同、近似時被認定侵權的結果的發生。

    根據張玉敏教授的解釋,“根據目的解釋,商標法上的商標使用,應當是為了實現商標功能的使用”,“商標法上的商標使用,應當是與流通相聯系的使用”,“在定牌加工中,加工人按照委托人的要求將商標貼附于加工之產品上,就其性質而言,屬于加工行為的一部分,而且加工人并不銷售加工產品,而是將產品全部交付委托人,因此,其行為人不構成商標法上的商標使用”5

    而只有在該加工的產品進入了委托方的國家面對該國的消費者以后,才存在“用于識別商品來源的行為”。舉例來說,iPhone手機、小米手機、華為手機等均有委托鴻海集團加工,如不從識別商品來源的角度來看,人們均可認為來自于富士康,但人們在判斷這些手機來源時,并未強調其代工企業為誰,而僅關注其委托方分別是蘋果、小米、華為公司,便作出這些手機分屬于蘋果、小米、華為公司的結論。

    3、修正案明確將“容易導致混淆”作為認定商標侵權的要件。

    修正案將現行《商標法》第五十二條第()項“未經商標注冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”修改為修正案第五十七條第一、二項“()未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;()未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的”,其中第二項將同一種商品上使用類似商標和類似商品上使用相同或近似商標直接認定為侵權的規定,增加了“容易導致混淆”的限定條件。

    在此之前,關于現行《商標法》第五十二條第()項的解釋,審判人員均是基于自己對商標法保護注冊商標權的理解,主要是通過限縮解釋和擴張解釋等方式實現的,它們使法律適用具有妥當性,避免僵化和機械6。為了實現裁判尺度的統一,《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款對此作出了統一的解釋:“商標法第五十二條第(一)項規定的商標近似,是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合后的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯系”;《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第16條也有類似的規定,但是兩項規定均存在著邏輯上的錯誤和法理上的缺失,因為從邏輯上說,應當是近似可能導致相關公眾誤認、混淆,也可能不導致誤認、混淆;兩者之間并非必然的遞進關系。

    而修正案起到了正本清源的作用,將近似和混淆修改為遞進關系,并且要求“容易導致混淆”是構成侵權的要件。根據修正案,本文前面舉例的半數以上判決例如兩件“鱷魚”商標案,便可迎刃而解。因為,這些案件中涉案商標均屬于近似商標而非相同商標,基于這些涉外委托加工的產品不在中國鏡內銷售,產品上標注的商標未在國內市場上出現,不可能造成國內消費者的誤認、混淆,因此自然不構成商標侵權。

    但前述規定,并不當然適用本案例。從本案例來看,其仍然屬于修正案第五十七條第一款的情形,該款并未規定混淆條款,雖然可以參照前述分析,以其不在中國境內銷售為由,認為不會造成國內消費者的誤認,不會構成混淆,但是仍不如前述兩個新規定更有說服力。

    4、從損害賠償的規定來看,修正案規定了被損害人不承擔賠償責任的條件。

    修正案第六十四條第一款規定“注冊商標專用權人請求賠償,被控侵權人以注冊商標專用權人未使用注冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求注冊商標專用權人提供此前三年內實際使用該注冊商標的證據。注冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該注冊商標,也不能證明因侵權行為受到其他損失的,被控侵權人不承擔賠償責任”,這一規定,較之更早前的《最高人民法院印發關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見的通知》第7條“請求保護的注冊商標未實際投入商業使用的,確定民事責任時可將責令停止侵權行為作為主要方式,在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實,除為維權而支出的合理費用外,如果確無實際損失和其他損害,一般不根據被控侵權人的獲利確定賠償;注冊人或者受讓人并無實際使用意圖,僅將注冊商標作為索賠工具的,可以不予賠償;注冊商標已構成商標法規定的連續三年停止使用情形的,可以不支持其損害賠償請求”,對于商標權人未實際投入商業使用時,要求侵權行為人通常須承擔合理維權費用的規定更進一步對商標使用人有利;實際上,賦予了被控侵權人不必通過商標行政撤銷途徑、可直接通過民事救濟程序不必承擔賠償責任的權利。唯一不同的是,在這種情況下,商標權人的商標仍然有效,而通過行政撤銷程序,商標權人的商標將不復存在而已。

    另外,修正案第三十六條第二款將《商標法實施條例》第二十三條第二款的規定直接規定進來,避免了各地法院在法律適用上的錯漏和法律理解上的偏差,根據該規定除非使用人在商標公告期滿之日起至準予注冊決定作出前,惡意使用該商標,并且給商標注冊人造成了損失,才應當給予賠償。這一規定進一步表明,本案例中,一審法院將20081128日至2011420日之間使用“SIRO”商標的加工行為認為屬于侵權行為,應當承擔賠償責任,屬于對法律理解的錯誤。

    需要說明的是,本案例中,在行政查處階段,工商機關和公安機關一起到達長林公司現場,而在了解到本案涉及到涉外定牌加工引起的商標爭議之后,公安機關不再糾纏,直接撤離現場。但如從機械理解商標法的角度來看,本案例屬于在同一種商品上使用與其注冊商標相同商標的行為,且“侵權數額巨大”、“情節嚴重”,符合假冒注冊商標罪的構成要件;而公安機關之所以不立案,恰恰是能動地理解和適用了法律,認為長林公司構成了“正當合理使用的情形”,不屬于假冒注冊商標的行為,公安機關的理解是正確的。

    五、結語

    涉外定牌加工是否構成商標侵權,法律和司法解釋均未明確規定,各地法院的司法判例觀點迥異,不利于保護涉外定牌加工企業的合法權益。商標法第三次修正案,將誠實信用原則明確規定為申請注冊和使用商標的原則;規定了“商標的使用”的概念,強調用于識別商品來源的作用,商標使用是與流通相聯系的使用;明確將“容易導致混淆”作為認定商標侵權的要件;從損害賠償的規定來看,修正案規定了注冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該注冊商標,也不能證明因侵權行為受到其他損失的,被控侵權人不承擔賠償責任。通過這些規定,我們有理由相信,在將來的判決中,會有越來越多的涉外定牌加工行為被認為不構成商標侵權,至少不必承擔侵權損害責任,這將對保護我國世界工廠的地位,產生有利的影響;同時,從本案例來看,商標法修正案賦予我們二審勝訴的信心。

    [i]參考文獻



    [①] 深圳市中級人民法院(2001)深中法知產初字第55號民事判決書。

    [] 浙江省高級人民法院(2005)浙民三終字第284號民事判決書。

    [] 廣東省高級人民法院(2006)粵高法行終字第22號行政判決書。

    [] 上海市第一中級人民法院(2010)滬一中民五()終字第317號民事判決書。

    [] 上海市第一中級人民法院(2010)浦民三()初字第146號民事判決書、上海市第一中級人民法院(2011)滬一中民五()終字第130號民事判決書。

    [] 廣東省珠海市中級人民法院(2011)珠中法知民初字第1號民事判決書、廣東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第467號民事判決書。



    1]浙江省高級人民法院課題組.貼牌生產中商標侵權問題研究[J.法律適用,2008(4)6570

    2]倪紅霞、郭杰.經合法授權的涉外定牌加工不侵犯境內注冊商標專用權[J.人民司法,2012年第4期。

    3]岳利浩.涉外定牌加工侵害商標權的侵權判定——鱷魚商標侵權糾紛案評析[J.科技與法律,2012

    4]楊仁濤著.法學方法論[M.中國政法大學出版社1999年版,第139140頁。

    5]張玉敏.涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用問題[J.知識產權,2008(4)

    6]孔祥俊.知識產權審判的方法論思考[J.知識產權審判指導,2008(2)5556

    2019狼人干伊人,亚洲蜜桃色图片,在线资源站最稳定的资源站,影音先锋在线天堂影院