論“專利權評價報告”是否作為專利侵權糾紛案訴前證據保全的法定要件

2014-10-27    作者：廣東迅法律師事務所 李文立    瀏覽數：8,423

本文榮獲二〇一三年度理論成果獎三等獎

前言

“專利權評價報告”是否作為專利侵權糾紛案訴前證據保全的法定要件，有關司法部門或執法部門對此理解和做法往往各不相同。為此，2013年6月5日晚，廣州市律協知識產權法律專業委員會（以下簡稱“知產委”）以“律師在知識產權訴訟中遇到的疑難問題”為主題舉辦了第二十五期嶺南知識產權沙龍。本次沙龍由知產委委員李文立律師（筆者）主持，約有三十余名我市律師及知識產權愛好者參加。筆者在沙龍中介紹，某外觀設計專利權人因發現一公司正在大量生產和銷售侵犯其專利權的產品，情況緊急、侵權證據隨時會滅失，因此權利人向法院申請證據保全并同時提起訴訟，法院接受申請并立案。但經辦法官卻認為，依照《專利法》第六十一條規定，保全證據申請人（權利人）應先向法院提交“專利權評價報告”，否則不采取保全措施。沙龍圍繞“法院是否必須將專利權評價報告作為采取保全措施的程序性審查內容”的問題，展開了激烈的討論。在沙龍互動環節中，多數與會律師對法院該處理方式持否定性的意見。因為《中華人民共和國民事訴訟法》（以下簡稱“民訴法”）第八十一條第二款規定，因情況緊急，在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，利害關系人可以在提起訴訟或者申請仲裁前向證據所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請保全證據。因此，證據保全的條件只有“情況緊急”、“在證據可能滅失或者以后難以取得”、“人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保”等方面。但《專利法》第六十一條的規定，只是針對案件的實體處理提出的證據要求，而證據保全只是訴訟程序，并不涉及案件實體問題，且法院可通過要求申請人提供擔保從而避免因錯誤保全而造成被告損失。本期沙龍得出的結論是，“專利權評價報告”不應作為專利侵權糾紛案訴前證據保全的法定要件。但是，在司法實踐中，各方對因專利侵權糾紛案而訴前證據保全的法定要件的理解，往往各有不同；特別是“專利權評價報告”是否作為專利侵權糾紛案訴前證據保全的法定要件，各方常常是爭論不休。如上述案例，外觀設計專利權人因發現一公司正在大量生產和銷售侵犯該外觀設計專利權的產品，情況緊急——侵權證據隨時會滅失，因此權利人按照民訴法第八十一條向某法院申請保全上述侵權證據并同時提起訴訟，該院已接受申請并對起訴已立案；但經辦法官認為，依照《中華人民共和國專利法》（以下簡稱“專利法”）第六十一條規定，保全證據申請人（權利人）應先向法院提交“專利權評價報告”，否則不采取保全措施；而當地知識產權局卻認為該案情況緊急，及時對涉嫌生產和銷售侵犯該外觀設計專利權產品的場地進行了調查取證；該局在調查取證前后，均未要求權利人必須提交“專利權評價報告”。因此，有必要通過論文的形式對“專利權評價報告”是否作為專利侵權糾紛案訴前證據保全的法定要件等問題進行探討。

一、依據民訴法第八十一條第二款規定，因專利侵權糾紛案而訴前證據保全的法定要件有以下幾個。

（一）、在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下。

所謂證據可能滅失，是指證據可能從客觀上消滅，此后不復存在的情況。比如：專利侵權人出于已知或判斷權利人可能通過提起訴訟等法律手段維權等主觀原因，隨時會將已生產出的侵犯專利權人的產品銷毀，致使侵犯專利權的證據隨時會滅失。所謂難以取得，則是指證據可能超出當事人取得或者使用的能力范圍，對今后的證據調查形成障礙的情況。比如：專利侵權人隨時會將已生產出的侵犯專利權人的產品銷往異地，獲取這些侵權證據可能超出當事人取得或者使用的能力范圍。在此情形，若不能立即對證據預先調查并固定，將因其滅失或者使用障礙的來臨而喪失或者減損取證的可能性，導致當事人于將來的訴訟中無從舉證或難以舉證。這一訴前證據保全的傳統實質性要件在民訴法中已明確規定。

（二）、情況緊急。

專利侵權人出于已知或判斷權利人可能通過提起訴訟等法律手段維權等主觀原因，隨時會將已生產出的侵犯專利權人的產品銷毀，致使侵犯專利權的證據隨時會滅失；專利侵權人隨時會將已生產出的侵犯專利權人的產品銷往異地，獲取這些侵權證據可能超出當事人取得或者使用的能力范圍。不難看出，以上所談到的“隨時銷毀”和“隨時銷往”等情形，實質上就是“情況緊急”。

“產品銷毀”致使“證據滅失”，“銷往異地”致使證據“難以取得”；而“隨時”形成“時間緊迫”。因此，上述兩個法定要件，屬對因專利侵權糾紛案而訴前證據保全的實質性要件。

（三）、利害關系人。

在專利侵權糾紛案中，利害關系人是權益受到侵害的直接當事人。在專利方面包括專利權受到侵害的專利權人、專利權的繼承人、專利權實施許可的被許可人，主要是指專利權人。

（四）、法院管轄。

因對于訴前證據保全的法院管轄等問題，屬訴前證據保全的具體程序問題。在司法實踐中，對這一問題爭議不大。

（五）、提供擔保。

人民法院采取訴前證據保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。這一要件，也屬訴前證據保全的具體程序問題，在司法實踐中爭議不大。

二、依據專利法第六十七條規定，因專利侵權糾紛案而訴前證據保全的法定要件與上述基本相同。

專利法第六十七條規定，為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，專利權人或者利害關系人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；裁定采取保全措施的，應當立即執行。

三、“專利權評價報告”不作為訴前證據保全的傳統實質性要件。

（一）、“專利權評價報告”不具備訴前證據保全的傳統實質性要件。

專利法第六十一條第二款規定，專利侵權糾紛涉及實用新型專利或外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國家知識產權局作出的專利權評價報告。

所謂“專利權評價報告”，是指國家知識產權局根據專利權人或者利害關系人的請求，對相關實用新型專利或者外觀設計專利進行專利檢索，并就該專利是否符合專利法及其實施細則規定的授權條件進行分析和評價，作出專利權評價報告。首先，專利權評價報告是針對實用新型和外觀設計的，不是針對發明專利，發明專利申請在專利局實質審查的時候會進行檢索，所以發明不需要專利權評價報告。而實用新型在審查的時候未進行檢索，所以專利權不穩定，有的專利權人為確定專利在后續實施過程中不會造成侵權或者被無效，會請求作出評價報告，以從一定程度上確定本專利的穩定性。其次，專利權評價報告是人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權糾紛的證據，主要用于人民法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止相關程序。

（二）、“權利證書”已表明“利害關系人”具有勝訴可能性。

司法實踐中有觀點認為，應該把勝訴可能性也作為訴前證據保全的實質性要件之一。但是，即便如此，因“權利證書”中已明確表明專利權中的專利權人，且該權利人已屬民訴法第八十一條第二款規定中所指的“利害關系人”，故“利害關系人”具有勝訴可能性。因此，“專利權評價報告”不是訴前證據保全的傳統實質性要件。

四、“專利權評價報告”不應作為訴前證據保全的具體程序要件。

（一）、“專利證書”是對專利權利人的專利權的記載。

專利法第六十一條第二款規定，專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國家知識產權局作出的專利權評價報告。該條款中之所以使用“可以”，是因為出具“專利權評價報告”不是強行性的。之所以這樣規定，也是出于“專利權評價報告”與“專利證書”之間關系的考慮。“專利證書”是對專利權利人的專利權的記載；“專利權評價報告”是對相關實用新型專利或者外觀設計專利進行專利檢索，并就該專利是否符合專利法及其實施細則規定的授權條件進行分析和評價。前者是專利權的前提條件；后者是前者的補充，從一定程度上確定本專利的穩定性。況且，“專利權評價報告”主要用于人民法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止相關程序。

（二）、按照民訴法第九十六條的規定，申請保全證據有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因財產保全所遭受的損失。

從法院的角度看，根據民訴法的相關規定，法院一般是應當依申請人的申請來裁定證據保全的，只有當證明訴訟爭議財產的證據有毀損、滅失的風險或有證據表明被告可能有采取隱匿、轉移、出賣其財產的，人民法院方可依職權裁定采取證據保全措施。那么，法院在裁定證據保全后是否會出現錯誤呢？首先看在當事人申請的情況下，法院裁定的證據保全只要是從形式上進行了嚴格的審查，按照相關法律規定履行了程序上的義務，就不會出現程序上的裁定錯誤；如果有，也應是申請人的錯誤申請，因為證據保全的申請一般是在訴訟之初或是訴訟之前提出的，法院此時只能審查申請是否符合程序法規定的條件，而不可能、也無需對申請做更多的審查，尤其不可能審查申請人是否能勝訴并以之確定應否準許證據保全的申請。因此，如果在這種情況下裁定保全后出現錯誤，則從程序上講只能是申請人的申請錯誤。此外，如法院裁定了證據保全之后，在執行的過程中，所采取的方式及保全的對象等方面超出了法律規定的范圍，則構成保全不當而不是保全錯誤。

五、我國管理專利工作部門在處理專利侵權糾紛、調解專利糾紛以及查處假冒專利行為中對證據保全的相關規定。

（一）、根據《專利行政執法辦法》第八條的規定，請求管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛的法定條件。

1、請求人是專利權人或者利害關系人。利害關系人包括專利實施許可合同的被許可人、專利權人的合法繼承人。專利實施許可合同的被許可人中，獨占實施許可合同的被許可人可以單獨提出請求；排他實施許可合同的被許可人在專利權人不請求的情況下，可以單獨提出請求；除合同另有約定外，普通實施許可合同的被許可人不能單獨提出請求；2、有明確的被請求人；3、有明確的請求事項和具體事實、理由；4、屬于受案管理專利工作的部門的受案和管轄范圍；5、當事人沒有就該專利侵權糾紛向人民法院起訴。

（二）、當事人因客觀原因不能自行收集部分證據的，可以書面請求管理專利工作的部門調查取證。

根據《專利行政執法辦法》第三十五條的規定，在專利侵權糾紛處理過程中，當事人因客觀原因不能自行收集部分證據的，可以書面請求管理專利工作的部門調查取證。管理專利工作的部門根據情況決定是否調查收集有關證據，但也未明確規定將提供“專利權評價報告”作為申請調查取證的必備條件之一。正如在筆者所例舉的上述案例中，當地知識產權局在對涉嫌生產和銷售侵犯該外觀設計專利權產品的場地進行調查取證的前后，均未要求權利人必須提交“專利權評價報告”。

結語

通過我國民訴法所確定的對因專利侵權糾紛案而訴前證據保全的法定要件與我國管理專利工作的部門開展專利行政執法中對證據保全的相關規定的比較，可以得出以下結論：在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下是證據保全的傳統實質性要件；而“專利權評價報告”，既不是訴前證據保全的傳統實質性要件，也不是訴前證據保全的具體程序要件。因此，在司法實踐中，“專利權評價報告”不應作為專利侵權糾紛案訴前證據保全的法定要件。為此，筆者建議盡快制定正確適用民訴法第八十一條第二款有關訴前證據保全和專利法第六十一條第二款 “專利權評價報告” 等規定的司法解釋，通過證據保全等法定程序及時保護專利權人的合法權益，促進我國科學技術進步和經濟社會發展。