論 企 業 知 識 產 權 策 劃

2002-09-25    作者：廣東華科律師事務所 代月強律師 ?    瀏覽數：12,504

知識產權法律體系是一門日新月異的科學，規范著我們的行為。知識產權作為一項重要的民事權利，對促進科學技術進步、文化繁榮及經濟發展具有重要的作用和意義。律師針對具體企業進行知識產權法律實務運作，其具體的原則、方式、方法、結構應稱之為“策劃實務”。如何從實際出發，將知識產權的法律規定與當事人的具體情況相結合，可稱之為藝術。筆者現從實際出發，從應用角度來闡述策劃的相關內容。

一、 知識產權策劃的基本框架

 （一）、知識產權策劃的基本目的 1、建立企業的無形資產，確立競爭優勢。 2、防患于未然，確立知識產權自我保護體系。 3、發生糾紛后，具有給予侵權者合法打擊的優勢要素與資源

（二）、知識產權策劃體系 1、知識產權的客體、種類及其法律特征：客體：人們智力勞動創造的一切成果。種類： ①、工業產權：包括：發明；實用新型；外觀設計；商標；反不正當競爭：商業秘密、知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業信譽等。 ②、著作權：包括：文學、藝術、科技作品；音像制品；計算機軟件等。法律特征： A、依法審查確認； B、地域性及其個別情況； C、時間性及其個別情況； D、權利的特點：排它權、人身權和財產權、客體的易擴散性。 2、企業對知識產權的管理機構和主要任務 管理機構：直屬董事會的管理部——情報、參謀、決策、管理。主要任務： ①、收集、分析科技信息； ②、制定科技研究開發計劃（項目、目標、經費、人力）； ③、管理本公司的知識產權： 決定對科技成果的保護方式（保密或申請專利）； 辦理申請專利、注冊商標、軟件登記； 按時繳納專利年費、續展商標等； 管理雇員發明。 ④、技術轉讓工作； ⑤、侵權分析、警告、交涉以及解決糾紛；

 二、知識產權法律策劃的原則與應注意的問題

（一）、尊重知識產權法律規則，設定企業自我知識產權規范，打破運作過程中的不良常規原則。 知識產權是行為規范，有強制力，尊重規范，使用規范保護自己的合法權益，這是原則、是基礎、違之則受到法律的懲罰。 知識產權的法律運作，在前幾年中大家積累了一些經驗，在實際運用中，形成了一些常規比如：當事人訴求原則，一般的商標代理，只根據當事人要求，對具體商標進行設計并申報。這些常規是經驗的積累，有其良好的作用。但對于應在哪幾類注冊，如何有效防止搶注及市場不正當競爭方面，沒有深刻的認識。只是在發生糾紛或被侵權之后才考慮，。我們要把知識產權實務運作上升為藝術，就必須打破這些常規，建立新的運作體系與理念。

 （二）、切實維護當事人合法權益的原則。 一些知識產權代理人在發揮保護知識產權專業優勢的同時，也出現了拘泥于知識產權代理人的專業性工作特點，沒有實現“轉位思維”的角度互換，即以當事人的角度，從當事人的管理、市場及實用的角度去思考問題的情況，所以出現很多過于“專業性”的東西，導致與企業實際脫節，影響了知識產權的威力。切實保護當事人的權益這個原則的確立，在加入WTO之后，發揮本土律師的優勢競爭方面有重要的意義。

 （三）、知識產權總體策劃、全面策劃的原則。 總體策劃是以大量信息為背景，針對企業而言，考慮的因素有：⑴行業內知識產權注冊及保護的信息。⑵本企業知識產權的現狀。⑶主要競爭對手企業的知識產權概況。然后在依據法律的前提下，結合一些前瞻性的趨勢，進行全面策劃，要體現在注冊、經營、合同、勞動合同等各方面。 另外，總體策劃的原則，還體現知識產權保護與企業經營管理相呼應，各知識產權子項目組合的呼應與配合，包括：商標、專利、著作權、商業秘密、反不正當競爭的呼應。比如：在一項技術中，決定哪部分公開、哪部分申請專利、哪部分經過嚴格的措施使之成為商業秘密，應該進行分析與策劃。首先該技術有公知特點以及專有特點的技術項目部分應定為專利技術，將技術秘密的核心部分及易被仿造和特有部分，申請為商業秘密，將技術及商業信息加以保護。

 三、企業知識產權策劃的幾個重點問題

 （一）、企業知識產權入股的關鍵點： 1、了解知識產權出資的標的范圍及比例《中華人民共和國公司法》明確規定，股東可以用工業產權、非專利技術作價出資。以工業產權、非專利技術作價出資的金額不得超過有限責任公司注冊資本的20%，國家對采用高新技術成果有特別規定，高新技術入股比例不超過公司注冊資本的35%。其中，工業產權包括專利權和商標權，非專利技術指專有技術。我國加入WTO之后，將會有更多外資進入中國市場，《中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例》中規定，作為外國合營者出資的工業產權或專有技術必須符合下列條件之一： ①、能生產中國急需的新產品或出口適銷產品的； ②、能顯著改進現有產品的性能、質量，提高生產效率的； ③、能顯著節約原材料、燃料、動力的。 2、確保知識產權作價價格合理《中華人民共和國公司法》規定：對作為出資的知識產權必須依法聘請有評估資格的資產評估機構進行作價評估，評估價作為確定其作價金額的參考，最終作價金額的確定要由各出資方共同協商。 3、辦理有關知識產權出資的權利轉移手續《中華人民共和國公司法》規定，股東以知識產權中工業產權、非專利技術出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續，只有辦理了知識產權轉移手續，出資人才算完成了出資任務。

 （二）、重視知識產權中商業秘密的保護與利用 《中華人民共和國反不正當競爭法》規定：商業秘密是指不為公眾知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。作為企業應從一下幾個方面保護商業秘密： 1、對商業秘密的管理。商業秘密包括技術信息和經營信息。技術信息方面的秘密包括選題、基礎研究和應用研究、產品開發實驗中的設計、程序、產品配方、制作工藝、制作方法等。經營信息指與技術或產品經營密切相關的具有秘密性質及具有經濟價值的信息，包括客戶名單、貨源情報、產銷策略、財務狀況、計算機專用程序、招標中的標底等。企業要規定商業秘密的具體內容和等級，對商業秘密進行明確的分類并標明標記，明確專人負責，嚴格規定不同類別、不同等級商業秘密接觸人員的范圍，制定嚴格的保密制度，確保商業秘密不流失。 2、對商業秘密管理人員及接觸商業秘密人員的管理。企業要經常對接觸商業秘密的人員進行職業道德教育和法律教育，增強其法制觀念；制定嚴格的制度對以上人員進行約束；對退休、離職、解雇、下崗、出國留學等人員在其離開企業時簽訂協議，明確泄露商業秘密應承擔的民事或刑事責任。 3、對供應商、承包商、合作伙伴的商業秘密管理。企業不斷擴大生產，逐漸形成規模經濟，企業的成長，有賴于供應商、承包商、合作伙伴的支持。承包商、供應商一方面為擴大企業規模，促進企業發展創造了條件，但另一方面，企業又不得不向他們提供有價值的技術和商業秘密，所以在這個過程中，一定要注意保護好企業的商業秘密。

 （三）、專利工作的策劃 1、對國家下達的任務和經費、各單位所完成的研究開發成果，必須做好新穎性、創造性、實用性的論證，在進行這種論證之前不得安排鑒定；通過論證認為符合條件的，應根據應用范圍及時申請專利。 2、對于確定要申請專利的研究開發成果，應安排專人或委托專利代理機構及時辦理專利申請手續。 3、對于準備申請專利的研究開發成果，在專利申請之前必須注意保密，不得公開發表論文，也不得召開鑒定會。 4、認真執行專利法所規定的為維護專利所必需的各項措施，包括：按時繳納專利年費、在自己的專利產品或該產品的包裝上標明專利標記、專利號、專利權人；把專利技術轉讓給他人時，應訂立書面合同并向專利局辦理登記手續，妥善收集和保管專利證書和有關標明專利的證據。 5、對已授權的專利，要弄清這些專利的價值和發明高度。例如哪些是能實施的，哪些是占近期地盤的，哪些是戰略性保護網。評估已授權專利的創新點，有無必要進行后續開發工作，如何提高其開發起點；評估對手或合作伙伴的授權專利，哪些技術值得購買，哪些技術可以參與競爭，或自己開發或合作開發等。 6、要安排專人進行信息搜集，及時發現他人提出的可能損害本單位利益的專利申請，及時向專利局提出意見，對已授予專利權的，要請求專利局撤消該專利權或請求專利復審委員會宣告該專利無效。 7、密切關注國內、國外同行業中是否有擅自使用本單位專利技術的情況，一旦發現，立即采取措施，制止對方的侵權行為。

 （四）、商標的注冊和使用 1、及時為準備生產或已生產的產品申請商標注冊，并根據本單位實際需要申請服務商標注冊。 2、在設計和選擇商標時，要避免使用商標法禁止使用的標志，商標要簡單醒目，具有顯著特征。同時，在設計商標時，如果能使商標名稱與企業名稱合二為一，那就會取得一箭雙雕的效果，使得商標和企業的知名度共同提高。如：“可口可樂”、“CoCa-CoLa"及弧形線是可口可樂公司的注冊商標，其標志將音、形、意融為一體，簡單、獨特，不僅給消費者留下了深刻的印象，而且節省了傳播費用。 3、在申請商標注冊時，對同類產品所使用的商標情況進行查詢，同時，根據本單位的實際情況，選擇一個或多個商品類別在一個或多個國家申請商標注冊。 4、獲得商標專用權之后，要注意維護自己的權益，及時辦理續展注冊手續。

四、企業知識產權保護對策

 （一）、加速創新和技術開發，在市場競爭中形成自主知識產權 面對國外公司在華大量申請專利的現實，企業要在競爭中求生存和發展，就必須按以下兩條思路部署技術開發和創新。一是要走出仿制他人技術，避開現有技術研究的思路，充分剖析、吃透現有技術的缺限；二是要提高技術的起點，走上技術進步和技術創新之路。要利用已有的技術優勢，針對重大拳頭技術，走出仿制之路，加速創新技術開發，形成自主的知識產權。要在中國專利市場中，逐步形成具有市場競爭的專利技術，并在國際市場中，占有一些份額，逐步形成自主的基本專利，形成配套的專利技術市場網絡。

 （二）、進行知識產權戰略研究，正確選擇保護發明創造的方式。 發明創造完成以后，是將其作為專有技術來保護還是申請專利加以保護，或主動公開不進行任何保護，企業要根據自身特點有目的，有重點的針對企業重點發展的技術領域進行專利戰略研究。首先確定各技術領域的主要市場競爭對手、專利技術特點、專利市場的占有情況以及對該領域未來發展的影響，在全方位匯總各類信息的基礎上，確定企業知識產權保護策略。

 （三）、從市場競爭高度提高知識產權意識。 知識產權作為一種無形資產，在國外幾百年來的市場經濟中起了重要作用。隨著中國市場經濟的成熟，人們將知識產權作為一種資產的認識和管理的觀念已逐步形成。在對知識產權的保護方面，國內一些企業雖然步子走得大一點，但與市場面臨的競爭和挑戰來說， 市場競爭和知識產權意識還需進一步加強。尤其是企業需要對從事科研、開發、生產、經營活動的 人員灌輸知識產權在市場經濟中的作用的觀念，并真正把知識產權當成資產運作和管理。

（四）、加速國際合作和交流，提高企業知識產權保護水平 國外發達國家建立已久并不斷修改的知識產權法律制度對其技術和經濟的發展起了重要作用。國外充分運用知識產權，在促進其技術和經濟發展方面積累了許多豐富的經驗，我們不妨對其先進的管理經驗實行“拿來主義”，采取“派出去、請進來”的方法，利用各種機會，與國外同行合作和交流， 通過親身感受，體會國外公司知識產權的代理和管理工作，提高企業知識產權保護和管理水平。

（五）、合理使用法律武器，以司法審判的基本途徑保護知識產權。 為了實現知識產權的立法目標，有效制止侵權，我國法律規定了完備的知識產權司法保護途徑和行政保護途徑，任何享有知識產權的主體，都可以向知識產權的行政主管機關要求行政調處，或向人民法院起訴，請求司法保護。 如今，我們國家已加入世界貿易組織，加入世界貿易組織對我國的市場經濟建設是一個極大的促進，國內企業所面臨的將不僅是國內市場的競爭，而且更重要的是要面臨國際市場的競爭。一些大的外國跨國集團將會憑借其強大的經濟實力和雄厚的技術力量來搶占中國市場，將使國內企業承受前所未有的競爭壓力。中國企業要生存和發展，固然要懂得依靠技術進步和技術創新，善于運用各種經營戰略和策略，但我認為更重要的是懂得掌握知識產權戰略全面策劃的能力，以迎接新的挑戰。