淺談外觀設計專利訴訟與無效宣告中的若干問題

2005-03-10    作者：廣東三環匯華律師事務所 溫旭律師 ?    瀏覽數：19,090

該文榮獲廣州市律師協會2003年度“理論成果三等獎”

    外觀設計專利申請在我國三種專利申請中占有相當大的比例，尤其在廣東省約有半數以上的專利為外觀設計專利。我國專利法第五十六條第二款規定：“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。”然而，在外觀設計專利侵權訴訟的認定實踐中，有時并不可能簡單地依照法律的這一規定進行判案，還需結合各案實際，考慮各種復雜因素，方能作出客觀公正的侵權認定，否則，有可能將不該認定為侵權的產品，認定為侵權產品，而本應認定為侵權的產品，又沒有認定為侵權產品。此外，在無效宣告程序中相近似與否的認定也存在著上述相類似的情形，下面就如何解決這些問題，談幾點看法。

    一、形狀相同圖案不同的外觀設計專利的侵權認定問題

    涉嫌或被控侵權的產品與外觀設計專利產品的形狀相同，但是形狀之上的圖案卻明顯不同，能否認定為侵犯他人的外觀設計專利權？對此不能一概而論，如果是產品的外觀形狀為專利權人首創，那么，無論被控涉嫌侵權產品的形狀上附上什么樣的圖案，都應認定為侵權，但這并不影響被控產品獲得形狀加圖案的新的外觀設計專利權，形狀相同，圖案不同的外觀設計，可以單獨申請獲得專利，但實施該項專利需征得產品形狀外觀設計專利權人的許可，否則有可能構成對形狀外觀設計專利權的侵犯，反過來，如果形狀外觀設計專利權人未經形狀加特定圖案的外觀設計專利權人的許可而在自己的產品外形上使用了別人的圖案，也同樣構成侵犯后者的外觀設計專利權。這種情況有點類似發明與實用新型專利的主從專利，即帶圖案的外觀設計專利可視為形狀外觀專利的從屬專利。圖案相同但形狀不同的同類產品，在專利侵權的認定上則不能運用上述認定方式，不能以圖案相同就認定產品形狀有明顯不同的產品構成外觀設計專利侵權。但不構成專利侵權，卻有可能構成侵犯他人的版權。

    申請專利時某產品的外形是首創的，圖案也是首創的，申請人把首創的產品外形形狀與創新的圖案組合在一起，申請了一項外觀設計專利，此時，另一企業只取其產品的外觀形狀，而圖案則用另外完全不同的圖案，是否構成侵權？筆者認為當新的圖案足以使消費者區別兩種同類產品并不會造成混淆時，不應認定為侵權。這有點類似適用發明與實用新型專利中的技術特征越多保護范圍越窄的基本原則，形狀加圖案的組合使得保護范圍受到限定，保護范圍反而變窄了。申請專利時，最好外形一個專利，外形加圖案的組合再申請一個專利，這樣才能更有效地保護自己產品的外觀設計。

    當外觀設計專利的形狀為首創，而涉嫌侵權產品的形狀近似、圖案明顯不同時，應結合產品形狀近似的程度來認定是否侵權；如果形狀非常近似，應認定為侵權，如果形狀界于似與不似之間，則不宜認定為侵權，因為圖案的不同加大了形狀的不相似的程度。

如果產品的外觀形狀是一公知產品形狀，或者與公知產品外形相似的外觀設計，例如可口可樂及許多啤酒鋁罐的外形都大同小異，此時就不能以形狀相同或近似認定圖案不同的飲料罐構成侵權，因為其設計要點在于圖案，而不在于罐的外觀形狀。換言之，在認定侵權時，應將相同或近似的公知產品外形剔除，不應受外形相同或近似的影響而作出侵權的認定。

    二、含有相同公知成分的外觀設計專利的侵權認定問題

    隨著社會的不斷發展，產品的更新設計越來越多地基于原有產品基礎上的改進，完全獨創的外觀設計則越來越少。許多產品的外觀設計往往是基于共同或相同的公知產品外觀設計基礎上而設計的，當用一件含有公知成分的外觀設計專利去告另一廠家的產品侵權時，則不能簡單運用專利法第56條的規定，即不能就被控涉嫌侵權產品與外觀設計專利在整體上相近似而認定為侵權。因為，這種整體上的相近似感觀，很可能是由于兩產品之間所采用的相同公知產品的外觀設計部分所造成的，而實際上兩個產品之間的設計要點或創新部分卻有著明顯的不同。在這種情況下，若簡單地從整體上比較兩者近似與不近似，極易作出有違公正的侵權認定。因此，應重點看涉嫌侵權產品與外觀設計專利的設計要點或創新點是否相同或相近似，否則就會因公知部分的相同，誤導作出錯誤的侵權判定。

    采取將公知產品、外觀設計專利、被控侵權產品三者交叉比較的方法雖然可以解決一些問題，即三者交叉比較后，如果被控產品更接近于公知產品的外觀，則不侵權，如果更接近于外觀設計專利則構成侵權。但是，如果設計要點是在產品不同的部位，或設計要點雖在同一部位，但卻有明顯不同，用上述交叉比較法仍無法區分出是更接近于公知產品還是更接近于外觀設計專利時，則只能就雙方的設計要點進行比較來認定其是否構成侵權。例如，一張扶手椅，雙方都是在現有扶手椅的基礎上對扶手的外觀作了改進，其余部分與公知椅子相同，認定侵權與否時，只能就扶手加以比較，如果扶手相同或相近似則侵權，反之則不侵權。又如，有一杯子的外觀設計專利，杯身是公知的，但杯蓋是新設計的，杯身加杯蓋作為一件新產品申請了外觀設計專利；另一廠家的產品杯身用的也是上述廠家相同的公知杯身，但杯蓋也是自行設計的，后者的杯蓋與前者的杯蓋有較大的區別。從杯身加杯蓋的整體產品上看，兩者是相近似的，但僅從杯蓋比較又有明顯差別，因此盡管整體上相近似，也不能作出近似侵權的認定。因為，整體的近似是由于杯身的近似所產生的感覺，而杯身是公知公用的部分，如果以杯身相同從而認定為近似，顯然是不合理的。

    三、以產品內部結構為設計要點的外觀設計專利的侵權認定問題

    目前在我國知識產權局申請并獲得外觀設計專利的產品中，有不少是以產品內部的結構為設計要點的外觀設計專利，例如，線槽之類的外觀設計專利，其設計要點通常為其內部結構，這些產品在安裝使用狀態下是看不見其內部結構的，而其可見的外觀部分又與公知產品的外形相同或相近似。對于這一類的產品應如何作侵權判定呢？一般認為，這類產品最好通過實用新型專利來保護其結構改進，但是結構本身無實質性改進，而內部結構的形狀又與公知產品不同時，許多人也將其申請外觀設計專利，而且也常常獲得授權。對于這種在實際安裝使用后看不見內部結構，或者僅能從產品的斷面一端才能看到其內部結構的產品，應否授予外觀設計專利權一直有爭論。但這里不探討這一爭論，問題在于一旦碰上用這種專利告別人的產品侵權時，律師和法官應如何去認定其是否構成侵權。目前，法院有兩種判法，一種認定為侵權，即按知識產權局授權的圖片或照片為準，只要相同或近似就認定為侵權。另一種認定為內部結構不屬于產品的外觀設計專利保護范圍，是以其可視的外觀部分認定是否構成侵權，如果可視部分為公知外形，則認定為不侵權。如果可視部分為非公知外形，則認定為侵權。筆者認為，審理侵權的法院，只能以外觀設計專利與被控侵權產品作比較去認定是否構成侵權，應否授予專利權應由專利復審委員會或審理專利有效無效案件的法院去決定。但若遇到上述情況時，如果一方以此為由提出反訴專利無效，宜先中止審理，待此類專利申請應否授予專利權的最終決定下來后，再做侵權認定。

    四、以產品拼裝后的效果或整體使用效果來認定侵權的問題

    有些外觀設計專利，就其專利申請中的單個產品與單個被控產品一對一比較時可能被認定為不相近似，但就其拼裝組合或整體產品的使用效果看又非常近似，則應認定為侵權。例如，一塊花布的專利申請，申請專利時只能取其中的一小塊花布作為外觀設計申請專利，當以此局部布塊的外觀設計專利去起訴別人整塊花布侵權時，如果以局部去比較整體時可能得出不侵權的認定結論。但如果將局部專利的布塊組合成一整體時，再來比較時又可能得出侵權的認定。因為這時整體的圖案效果才能得以充分體現。又如，以一塊兩圓角的瓷磚與四圓角的瓷磚作比較時，也很容易認定為相近似而構成侵權；而把兩圓角與四圓角的瓷磚分別與小拼花瓷磚拼裝在地板上使用時，二者的美感效果卻有著明顯的差異，因此又可作出二者不相近似的認定。筆者認為，遇到這類產品的專利，在侵權認定時，除了比較其單個或局部產品之不同外，還應將其整體實際使用效果加以比較，如果實際使用起來其美感效果有明顯不同，應認定為不構成侵權，反之，則應認定為侵權。從理論上講，拼裝或整體使用時產生的視覺效果，也應作為區別的評價因素。

    五、購買產品零件生產產品是否構成外觀設計專利侵權的問題

    許多廠家往往將某個產品中的單個零部件申請了外觀設計專利，但另一廠家在市場上購買到非專利權人生產或未經專利權人許可生產的該外觀設計零件組裝到自己的產品上是否構成專利侵權。

    如果是自己生產制造該零件并安裝到產品上銷售，肯定構成侵權。但購買來的零件組裝到產品上是否構成侵權，則應具體問題具體分析。如果是在市場上自由選購來的零件，此時，不構成侵權。因為外觀設計專利無禁止他人使用的權利，此時廠家對零件是一使用行為，而不是一制造行為，所以不構成侵權。但當該使用者明知所購買的零件是侵權產品時，仍繼續購買使用是否購成侵權呢？如果其只是購買零件安裝在自己的產品上自己使用，是不構成侵權的，但如果將帶有該零件的產品銷售出去，這等于又發生了銷售行為，則可構成明知故犯的銷售侵權行為。

    另外，如果生產者是以提供設計圖紙特別專門訂購或委托加工等形式所獲得的零件并組裝在自己的產品上，應視為制造行為并認定構成侵權。

    六、外觀設計專利的直接侵權與間接侵權的認定問題

    外觀設計專利的直接侵權通常是指以某企業的名義直接生產產品與銷售者，而間接侵權通常是為直接侵權者提供幫助或配合者，產品最后并不是以其名義上市。例如，直接侵權者是專門將配件拼裝或組裝成成品出售的廠家，而所有的產品配件并非其所生產制造。盡管其只實施了拼裝行為，但其卻是直接侵權者。而為其提供配件的廠家，有的可以構成間接侵權，有的則不構成侵權。如果提供配件的廠家提供的是整套的配件，而整套的配件組裝起來就必然構成侵權產品，那么提供成套配件的廠家就應認定為構成間接侵權，同樣應承擔侵權責任；但是，如果產品的配件分別由許多廠家提供，除有證據表明他們有共同的故意，否則不能將生產配件的廠家列為間接侵權廠家。

    七：外觀設計專利無效認定與侵權判定的沖突問題

     外觀設計相近似的認定，雖然有一定的原則可循，但是不同的人、不同的法院、不同的部門對同樣兩個外觀設計的近似性往往得出完全相反的認定，甚至會出現比較起來不那么近似的設計被認定為近似，明顯更近似的認定為不近似。同樣的兩個對比物在一地知識產權部門行政執法部門認定為近似，在異地的另一個行政執法部門或法院卻認定為不近似，或者此法院認定為近似，另一法院認定為不近似，被告在這里可以銷售，在另一地卻被禁止銷售。這種對相同的兩個對比物作出相反的認定，尚可理解，因為可能對認定的原則、掌握的標準、主觀的看法、認定的角度的差異做出不一致的認定，有時是難免的。但是，目前出現一種將更近似的認定為不近似，更不近似的認定為近似而導致無效與侵權判定中的沖突問題，已影響到法律的公正性，專利法既要保護專利權人的利益，同時又要保護專利權人的正當合法權益。

    在專利侵權訴訟與反訴專利無效的訴訟程序中，有時會出現如下兩種情況：一是專利權人訴涉嫌侵權者的某個不完全相同的產品近似侵權，被控侵權者必然反訴其專利無效，其所提供的在先對比文件的外觀設計，若將三者放在一起比較，明顯地更近似于原告的專利權，但專利權人在無效程序中抗辯認為不近似。另一種情況則正好相反，在無效中，被請求人將明顯不近似于專利的在先設計主張為近似，而在侵權抗辯中又將更近似的認為不近似，出現上述兩種情況是法院與專利復審委各自所做的認定或判定有時就會出現沖突，即法院或復審委將更近似的認定為不近似，另一方卻將三者比較起來更不近似的認定為近似。針對這一情況，筆者認為應當本著公平誠實、信用的基本原則加以平衡和解決，如另一方在訴訟和無效中的主張明顯相沖突，應只取在先的主張；或者取其其中一種主張，而不能由兩個部門做出沖突的認定或判定，具體如何解決這一問題，應由法院和復審委加強一定的溝通和協調，但其中的一點應當作為另一方的抗辯理由，就是無論哪一方在訴訟中作了矛盾的陳述，其矛盾的陳述都應作為法院或復審委認定是否近似的一個參考判定依據。

    八、產品的局部設計的專利授權及侵權認定問題

    審查指南第一部分第三章列出了不給予外觀設計專利保護的客體，其中第三種情況是：“產品的不能分割、不能單獨出售或使用的的部分”不能授予專利權。這一規定實際包含了三種情況，一是產品不能分割的部分不能申請外觀專利，因為不能分割通常也就意味著不能單獨出售、單獨使用，所以不能單獨申請專利保護。第二種情況是可以分割，但不能單獨出售或使用的部分，例如一個桶的提手是可以分割，但相對于桶的提手作用而言是不能單獨使用的。帽沿有可拆裝的帽沿與不可拆的帽沿之分，可分割之帽沿由于不能單獨使用通常也不能單獨獲得專利。在實際認定中或掌握這一規定中，往往并不是很容易，能否分割是相對的，能否單獨銷售與使用也是相對的，往往沒有絕對不能分割或絕對不能單獨銷售與使用的部分。問題在于，一旦產品的某部分被授于了專利權，該專利處于有效狀態時，應如何判定侵權。如果某實施者單獨生產加工制造產品的該部分，或單獨銷售或使用應認定為侵權，但如果這一部分是與產品的其他部分結合或組合成一個產品時，成為整體產品中不可分割或不可單獨出售和使用的一部分時，一般就不應認定為侵權，因為被授權的專利的保護范圍在這種特定的情形下應被局限在分割生產、單獨出售并單獨使用的范圍內。

    九、產品要部與設計要點的區別及其相互關系

    根據審查指南的規定，產品的要部是指從消費者的角度看某個產品其易見部分或容易引起消費者注意的部位，要部是從容易識別的角度來確定的，而要點是從設計的創新點來確定的，在大多數情況下，設計的要點是在產品的要部上，雖然在非要部上同樣可有其設計要點。要部與要點有時也可能重合，該設計要點與設計要部均位于產品的相同處，此時要點即為要部，要部也為要點。當二者重合時，無疑可從產品的設計要點比較異同，并做出相同近似與否的認定。但當同類產品在要部上或其他部位上的設計要點有不同時，要部與要點是有區別的。例如冰箱的要部一般都認為是在冰箱正面或者是在門上，設計的要點可以是門的形狀、門的把手、門上的功能按鍵盤顯示器、門上的圖案等等，此時冰箱的要部與設計要點就有不同，設計要點位于產品的要部上，設計要點可以是一個、兩個、三個甚至更多。當我們比較其相同或近似時，不只要看設計要點的各個部分的異同，還要看各個設計要點在冰箱門上的搭配組合的異同。在認定相同、近似時，首先確定產品的要部，然后比較分析要部上設計要點的異同。

    十、整體觀察綜合判斷與局部對比要部判斷在無效與侵權認定中的適用。

    當產品設計是基于公知的產品形狀基礎上進行創新設計的，或者產品的要部非常明顯的，一般可以采取要部比較判斷；反之，則最好適用整體觀察、綜合判斷，即由被比外觀設計的全部來確定是否與在先設計相同或者相近似，有時亦可將二者結合起來進行判斷。

    當產品的形狀不相同、不相近似時，盡管設計要部上的設計要點相同或者相近似，也不應認定為相同或近似。在相同、近似的認定中，首先確定是否是同類或近似類的產品；其次是產品的形狀是否相同；然后是形狀與圖案的結合；最后才是顏色與形狀、圖案的結合。產品類別不相同、不相近似，就無需進行下一步的對比，形狀不同或不相似一般就無必要進行圖案或圖案與形狀的結合對比，形狀、圖案不同或不近似也無必要進行顏色或顏色與形狀、圖案的組合對比。例如，一種不同形狀的冰箱上使用了相同或相近似的把手，就沒有必要去比較把手的異同，形狀的不同就決定了二者的不同。例如，冰箱門上的把手，功能顯示器，門面的設計風格可能是相同或近似的，但是在不同位置上的組合會改變是視覺效果體現不同的設計風格，而將這些設計要素依附在整體形狀有非常明顯區別的產品上時，盡管把手、顯示器、門面的設計等相同或相近似，仍然不能作出相近似的認定，這就如同二座不同結構與造型的房子裝上了相同的門窗，我們不能以門窗相同而認定兩座房子是相近似的，盡管是有一些相近似的因素。換言之，要部判斷往往是基于有著許多共同設計基礎的前提下才選擇的，當缺乏共同的設計或構成基礎時，通常最好運用整體觀察、綜合判斷，或者把整體觀察與要部判斷結合起來。